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平行进口商在店招上使用他人商标、字号导致关联关系混淆，将侵犯商标权及构成不正当竞争
2021-03-16 13:41
全文6967字｜阅读约需18分钟
随着我国进一步开放国门，越来越多的平行进口商品进入中国市场。近年来，国内的一些平行进口商将其所售商品尤其是奢侈品的品牌商标、字号突出展示在自己店招上的行为对品牌方的商业经营模式造成了极大的冲击。在品牌方纵向发展的经销商和平行进口商这两种商业模式之间，如何平衡与协调二者的利益，以及消费者的利益，成为实践中难解的课题。
虽然平行进口行为并未被我国法律所明确禁止，而且平行进口商销售的系正品，故也不会引起消费者产生商品来源方面的混淆，但是平行进口商在店招等处使用其所售商品的商标或字号是否构成侵权，以及是否能够援引合理使用抗辩，司法实践中尚未形成一致的意见。
上周，在上海市高级人民法院（以下简称“上海高院”）审理的芬迪有限公司（以下简称芬迪公司）诉上海益朗国际贸易有限公司（以下简称益朗公司）、首创奥特莱斯（昆山）商业开发有限公司（以下简称首创公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷案的再审案件中，上海高院认定益朗公司在其开设于奥特莱斯商场的店铺招牌上单独突出使用“FENDI”标识的行为构成对芬迪公司注册商标专用权的侵害，并构成不正当竞争。在该案的一审、二审及再审程序中，芬迪公司的代理人均由北京万慧达（上海）律师事务所的律师担任。
上海高院的本案判决对厘清司法实践中存在的上述争议，规制涉平行进口的不合理使用商标、字号的现象，建立行业规则具有重要的意义。该判决严谨、透彻地分析了平行进口商构成商标侵权和构成不正当竞争的前提要件，以及是否可以援用商标合理使用进行抗辩的问题。虽然销售平行进口商品的行为本身不会侵犯商标权或构成不正当竞争，但是销售者在销售活动相关的说明描述、宣传推广活动中一定要采取合理的符合商业惯例的方式，不能有使消费者产生混淆、误认的可能，即不能使消费者误认为销售行为的主体是商标权利人或是与商标权利人之间存在许可、投资等关联关系的主体，否则就可能构成商标侵权或不正当竞争行为。同时，像首创公司这样的商场管理者对商铺的侵权行为也负有制止和采取相应措施的义务。
该案的判决结果充分体现了上海法院平等保护中外权利人知识产权的态度，对于打造上海国际都市的营商环境，提升国外企业在中国市场投资的信心具有重要的意义。
芬迪公司是第261718号、第G561438号注册商标，第G1130243号、第G906325号“FENDI”注册商标的商标权人。其中，第G1130243号“FENDI”商标包括核定在第35类的企业经营；企业管理；为了他人的利益将下列各种产品集中在一起，不包括产品的运输，比如像……眼镜……包类，钱包以及其他的皮革制品……服装，鞋类，帽子……以便顾客能够见到并且购买这些商品等服务类别（简称该第35类商标为“服务商标”，其它包括核定在第18类、第25类上的商标为“商品商标”）。
2015年，芬迪公司发现由首创公司运营的昆山首创奥特莱斯商场中有一家店招为“FENDI”的店铺，其中销售了“FENDI”“LOEWE”等大牌商品。经核实，该店铺的经营者为益朗公司，除去店铺的招牌之外，折扣信息牌、销售票据、购物袋等处均使用了“FENDI”商标，而商场的楼层指示牌、宣传册、微信公众号上也使用了“FENDI”“芬迪”商标和字号。同时，该公司还在微信公众号中宣称“形象高贵的意大利品牌芬迪终于来到昆山”。
2016年4月，芬迪公司向上海市浦东新区人民法院（以下简称“上海浦东法院”）起诉，请求：1. 益朗公司、首创公司立即停止侵犯芬迪公司注册商标专用权的行为，包括立即停止在涉案店铺的招牌、店内装潢、外墙指示牌和楼层指示牌、销售票据、购物袋及宣传册处使用“FENDI”商标的行为；2. 益朗公司、首创公司立即停止对芬迪公司的不正当竞争行为，包括立即停止在涉案店铺的招牌、店内装潢、外墙指示牌、楼层指示牌、宣传册使用“芬迪”“ FENDI”字号以及立即停止有关涉案店铺的虚假宣传行为；3. 益朗公司、首创公司连带赔偿芬迪公司经济损失及合理费用共计人民币100万元。
上海浦东法院认为，益朗公司经营的涉案店铺销售的是正牌产品，根据商标权用尽原则，益朗公司无须经过芬迪公司的许可，就可将该带有商标的商品再次出售或以其他方式提供给公众，包括在为此目的进行的广告宣传中使用商标，益朗公司在经营“FENDI”商品的同时也标注了自身的标识，所以不会造成相关公众的混淆和误认，没有侵犯芬迪公司商品商标的注册商标专用权。而且，益朗公司在涉案店铺中仅销售其自行购置的“FENDI”品牌产品，与第35类服务商标所包含的服务不相同且不相类似。在此情况下，其在店招中使用“FENDI”标识的行为仍然是对商品商标的一种使用，并不构成对芬迪公司服务商标的侵犯。因此，益朗公司、首创公司对“FENDI”“芬迪”标识的使用均是对其销售商品商标的合理使用，也自然不侵犯芬迪公司的企业名称权，也不构成虚假宣传。
面对上海浦东法院驳回全部诉讼请求的判决，芬迪公司向上海知识产权法院提起了上诉。在二审中，芬迪公司提交了公证书、调查问卷及调查报告等证据。根据调查报告，在奥特莱斯广场及附近随机抽样的42名受访者中，69%认为涉案店铺与“FENDI”品牌方存在关系，66.7%表示没有在奥特莱斯商场内看到过“EASTDOMAIN”文字和图形标识。而在看到过上述“EASTDOMAIN”标识的10名受访者中，有7人认为，该标识与“FENDI”品牌方存在关系。
上海知识产权法院认为，益朗公司在涉案店铺上单独使用“FENDI”标识，其实质仍是指向涉案店铺的经营者是芬迪公司，或者与芬迪公司存在商标或字号许可使用等关联关系。而益朗公司仅是涉案“FENDI”正牌商品的销售者，其与芬迪公司不存在任何关联关系，益朗公司的行为已经造成相关公众对于涉案店铺由芬迪公司经营或者经芬迪公司授权经营的混淆和误认，因此在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识并不属于基于善意目的合理使用。具体而言，益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”商标应当认为是在表明企业经营、管理者身份等服务类别上使用“FENDI”标识的行为，侵犯了芬迪公司服务商标的专用权。相对应的，这种行为也属于擅自使用芬迪公司企业名称、引人误认为是芬迪公司提供服务的不正当竞争行为，判令益朗公司与首创公司连带赔偿芬迪公司经济损失及维权合理开支合计35万元。
益朗公司对二审判决结果不服，申请上海高院再审。上海高院裁定提审了本案，并经再审审理后维持了二审法院判决。上海高院认为，益朗公司在其开设的涉案店铺店招上单独使用涉案商标，足以导致相关公众误认为涉案店铺与芬迪公司之间存在着控制、许可等关联关系，而益朗公司在其它处使用其自有标识并不足以消除上述混淆，在商品销售服务与第35类服务的内容和方式具有一定关联，构成类似的服务的前提下，益朗公司使消费者产生混淆的行为侵犯服务商标的注册商标专用权。同时，益朗公司在店招上使用芬迪公司字号引人误认其店铺与芬迪公司具有关联关系，构成擅自使用他人企业名称的不正当竞争行为。
上海高院还特别指出：不宜以损害商标基本功能为代价换取奥特莱斯商场的低价优势和便利性，对于奥特莱斯商场内合理使用品牌商标的必要范围应予以限缩。随着我国市场经济的发展，品牌方和销售商正从原先的生产——销售纵向关系，逐步发展为纵向关系与销售环节横向竞争关系兼具的市场竞争关系。一方面，品牌方正从原先商品生产者的定位走向销售终端，逐步建立起自有的销售体系，如旗舰店、专卖店等。另一方面，品牌方自有销售体系之外的其他销售商也逐渐形成了一些区别于品牌方专卖店的销售模式，如品牌集合店等。而本案中，益朗公司的商标使用行为模糊了上述两种销售渠道的界线，遏制了品牌方与销售商在销售环节的横向竞争，难言其具有合理性并符合商业惯例。
厘清了平行进口商标侵权合理使用的边界及构成不正当竞争的规则
在奥特莱斯商场内的店铺招牌上单独使用品牌商标不构成合理使用
目前的司法实践认为，构成商标合理使用应当符合使用行为系善意和合理、使用行为限于必要范围、使用行为不会导致相关公众对商品/服务来源的混淆和误认三个条件。
上海高院再审认为，虽然结合全案证据难以认定益朗公司在主观上存在混淆服务来源的意图，但是益朗公司在店铺招牌上使用“FENDI”标识的行为容易导致消费者对涉案店铺与芬迪公司之间的关联关系产生混淆，直接损害到商标的来源识别功能。从利益平衡的角度分析，不宜以损害商标基本功能为代价换取奥特莱斯商场的低价优势和便利性，对于奥特莱斯商场内合理使用品牌商标的必要范围应予以限缩。因此，综合认定在奥特莱斯商场内的店铺招牌上单独使用品牌商标不构成合理使用。
引人误认为与他人存在特定联系的混淆行为构成反不正当竞争
本案一审法院认为无论“FENDI”“芬迪”标识能否作为芬迪公司企业名称予以保护，益朗公司、首创公司对“FENDI”“芬迪”标识的使用均是对其销售商品商标的合理使用，因此不能构成对企业名称的擅自使用。上海高院再审对此进行了纠正和强调，即需要按照《反不正当竞争法》的原理来进行判断：
1993年《反不正当竞争法》第五条规定了几种混淆仿冒的不正当竞争行为，这几种混淆行为所指向的混淆后果应当是一致的。不正当竞争司法解释第四条明确，1993 年《反不正当竞争法》第五条第（二）项对知名商品特有名称、包装、装潢的仿冒所导致的混淆既包括商品来源的混淆，也包括关联关系的混淆，据此，第五条第（三）项中的混淆也应当包括商品来源的混淆和关联关系的混淆。这同时也是《巴黎公约》第十条之二的明确要求，该条款第三项规定，采用任何手段（any means）对竞争者的营业所（establishment）、商品或工商业活动产生混淆性质的一切（all）行为，特别应予以禁止[1]。此外反不正当竞争法所规制的混淆仿冒行为并不要求以实际造成混淆后果为构成要件，而是要求足以使相关公众产生误认，即具有较高的混淆误认盖然性。因此，结合全案事实，益朗公司在店招上使用芬迪公司的字号引人误认其店铺与芬迪公司具有关联关系，构成擅自使用他人企业名称的不正当竞争行为。
在涉及“平行进口”的法律问题中，擅自使用他人企业名称引人误认为是他人的商品，或者说擅自使用他人有一定影响的企业名称，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的，将构成不正当竞争——对于此，司法实践存在的争议不大，因此，本文的点评将着重于商标侵权的角度。
我国司法实践对平行进口商在店招上使用商标构成侵权的问题存在分歧
平行进口商销售的商品往往是从合法途径购买的正品，在与销售正品商品有关的经营活动中，因为消费者认为商品的来源（即平行进口商使用的商标指向的来源）与商品真实的来源具有一致性，均指向品牌方，所以客观上消费者确实没有对商品的来源产生混淆。在这种情况下，平行进口商在店招等处使用他人商标是否属于商标侵权行为，实践中存在一定争议。此外，如果认为平行进口商的系列行为侵犯了权利人的注册商标专用权，那么该行为侵害的是权利人的商品商标还是权利人的服务商标？尤其是针对平行进口商仅销售相关正品而未提供其它类别的服务时，是否侵犯权利人第35类的服务商标？本文通过整理与“平行进口”有关的案例，发现裁判结果大致可以分为以下三种情形：
在联想（北京）有限公司与顾清华侵害商标权纠纷一案中[2]，被上诉人联想公司主张了“联想”与“lenovo”两个商品商标，江苏省高级人民法院认为被告在经营场所中全面使用涉案商标，容易导致消费者误认为其与联想公司之间存在某种特定商业关系，既不当借助了联想公司涉案商标的商业声誉，也可能在一定程度上割裂了涉案商标与联想公司本身的对应关系，妨碍了联想公司涉案商标功能的完整发挥，对涉案商标权益形成了不当损害。
类似的，在古乔古希股份公司与珠海正邦房地产开发有限公司、珠海市华绪投资有限公司、珠海摩尔百货有限公司、珠海市淘铺商用物业顾问有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中[3]，广东省高级人民法院认为被告突出使用“GUCCI”标识，已经超出指示商铺及服务所必须使用的范围，不符合对商标指示性使用的一般商业惯例，容易导致相关公众误认为该店铺提供的商品系直接来源于古乔公司，认为构成对商品商标权的侵害（该案同时也认可构成对服务商标权的侵害）。
在上海麦司投资管理有限公司与维多利亚的秘密商店品牌管理公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中[4]，上海市第一中级人民法院认为被告（麦司公司）虽然没有获得原告（维密公司）的商标授权，但并无证据表明被告销售的商品属于假冒商品，指控其侵犯原告商品商标专用权显然并不成立，明确驳回了原告对于构成商品商标权侵害的诉请。在该案二审中，上海高院对此观点表示了支持。
在博柏利有限公司诉杭州法蔻进出口贸易有限公司、义乌商旅投资发展有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，浙江省高级人民法院认为被告（法寇公司）销售的商品均系进口取得，且涉案店铺未销售“BURBERRY”品牌之外的其他商品，消费者在该店铺购买商品时，对商品来源不会发生混淆误认。法蔻公司的销售行为未削弱涉案商标在商品来源指向上的核心功能，也没有造成影响涉案商标对商品质量的保证功能或丑化、淡化涉案商标商誉的后果，故不构成对商品商标权的侵害。
还是在麦司公司与维密公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，上海高院把争议焦点聚焦在判定被告是否侵犯服务商标专用权上，并进一步认为被告在指示性使用涉案商品商标过程中，应当限于指示商品来源，但被告在店铺大门招牌、店内墙面、货柜以及收银台、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用涉案标识，超出了指示商品来源所必需的范围，可能导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系，构成对相关服务商标专用权的侵害。
在本案中，上海高院认为，根据国家商标局《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》对第35类服务的解释，第35类服务不能包括经营者作为销售主体从事的商品批发、零售服务；但是，这二者在服务的内容和方式上具有一定关联，益朗公司提供的商品销售服务与芬迪公司的服务商标核定范围的服务应属于类似服务，因此益朗公司在涉案店铺店招上使用“FENDI”标识系在类似服务上使用与涉案商标相同的商标，容易导致混淆，构成对服务商标权的侵害。
平行进口商在店铺招牌上使用商标行为应当构成商品商标侵权
通过梳理不同的裁判结果可以发现，目前我国法院对平行进口商在店铺招牌上使用商标是否构成商品商标侵权还存在争议。芬迪公司在本案一审和二审中均坚持主张益朗公司在店铺招牌上使用“FENDI”标识的行为亦构成对商品商标权的侵害，但没有得到一审法院和二审法院的支持，其中二审法院仅认为上述行为构成对服务商标权的侵害。因此本案再审的焦点也放在了是否构成服务商标侵权上，而没有审理侵犯商品商标专用权的问题，可以说是该历时近五年的案件的一个遗憾。
笔者曾在另一篇文章中，对中外法院关于正品转售商在店铺招牌上使用商标是否构成指示性合理使用的案例进行了比较研究。基于前述研究结果，笔者认为平行进口商一定不侵犯商品商标权的观点是值得商榷的。[5]
在司法实践中，坚持平行进口不侵犯商品商标专用权的主要理由是相关公众不会对商品来源发生误认和混淆，即相关公众对某商品是来源于权利人这件事实本身没有产生误解。而笔者认为，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2002）第九条的规定，即“商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指……易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”，《商标法》中规定的“混淆”不但包括对商品来源的直接混淆，还包括关联关系的间接混淆。
其实，欧洲法院早在1999年就在BMW and BMW Nederland v. Deenik案[6]中明确间接混淆是对商标价值的一种损害。在该案中，销售、维修宝马二手汽车的被告未经许可在广告等公开情景中使用了宝马的相关商标。法院认为，虽然被告可以在正品转售的经营活动中使用原商品的商标，但当使用商标的方式有可能导致公众认为被告和权利人之间存在某种商业关系，尤其是可能导致公众认为被告是权利人的授权经销商时，就应当属于《欧共体商标指令》第7（2）条所规定的商标权人阻止正品转售商使用其商标的“合法理由”[7]，这种不正当利用权利人商标商誉的行为还会导致商标的价值受损[8]，进而判定构成商标侵权。
因此，即使侵权行为人未经许可使用他人商标的行为并未导致相关公众对商品来源产生混淆（直接混淆），但是却可能导致相关公众误认为侵权行为人是商标权利人的被许可方，或者认为侵权行为人与商标权利人存在关联关系，也应当认定相关公众产生了混淆误认（间接混淆），因而构成对商品商标权的侵害。故，认为销售正品必然不侵犯商品商标专用权的观点其实是把《商标法》中的“混淆”不恰当地限缩为仅包括直接混淆了，这显然不符合前述最高人民法院司法解释的相关规定。
目前，由于针对平行进口商在店招上使用他人商标是否侵犯商品商标权，不同法院还没有形成一致意见，因此本文建议，在有关市场主体需要对平行进口的侵权行为进行维权时，如果同时享有商品商标和服务商标的有关权利，为最大可能地维护自身权益，应尽可能一并主张。同时，笔者期待最高人民法院能够发布指导性意见，或者在类似判决中进行说理，以明确该问题。
[1] WIPO: Paris Convention for the Protection of Industrial Property(as amended on September 28, 1979), Article 10bis, (3).1: all acts of such a nature as to createconfusion by any means whatever withtheestablishment, the goods, or theindustrial or commercial activities, of a competitor.
[2]江苏省高级人民法院，（2014）苏知民终字第0142号。
[3]广东省高级人民法院，(2015)粤高法民三终字第363号。
[4]上海市高级人民法院，（2014）沪高民三(知)终字第104号。
[5]苏和秦，梁思思：《论商标的指示性合理使用》，载于《知识产权》，2020年第三期：第47-59页。
[6] BMW and BMW Nederland v. Deenik, C-63/97.
[7]同上注，第51段，同时可参见注释5第52页。
[8]同注6，第52段。
转自微信公众号： 万慧达知识产权 梁思思、张校铨律师原创
